Можно ли БАД сравнить с лекарством?

Количество споров о законности использования обозначений, сходных до степени смешения с чужими товарными знаками, увеличивается из года в год. Эти споры не обошли стороной и фармацевтическую сферу. Их особенностью является установление факта однородности товаров, для маркировки которых используются спорные обозначения. Запретить использовать обозначение, сходное до степени смешения с товарным знаком, можно только в том случае, если спорное обозначение нанесено на товар, однородный с тем, на который нанесен защищаемый товарный знак.

Все смешалось

Производители БАД иногда используют обозначения, сходные до степени смешения с товарными знаками, зарегистрированными для продвижения лекарственных препаратов. Для специалиста очевидно, что лекарственный препарат и биологически активная добавка — принципиально разные товары.

Чтобы выиграть спор о незаконном использовании обозначения, необходимо доказать наличие угрозы смешения используемых обозначений в сознании потребителя, наличие риска того, что потребитель воспримет товар одного производителя за товар другого, чей знак хорошо известен и узнаваем. Реальность угрозы зависит от:

• различительной способности знака с более ранним приоритетом;
• сходства противопоставляемых знаков;
• оценки однородности обозначенных знаком товаров и услуг.

Именно три вышеуказанных обстоятельства и должен доказать владелец товарного знака, чтобы защитить свой знак от незаконного использования. Какие же сложности возникают при рассмотрении споров об угрозе смешения знаков, используемых для продвижения БАД, со знаками, используемыми для лекарственных препаратов?

Главная сложность — доказывание высокого уровня различительной способности товарного знака. Чем выше различительная способность товарного знака, его узнаваемость, тем более широкий перечень товаров подлежит признанию однородными. Это означает, что производителю лекарственного средства будет проще доказать, что использование на БАД обозначения, сходного с обозначением лекарственного средства, является незаконным. Отсутствие высокой различительной способности товарного знака позволяет оппонентам заявлять о том, что потребитель вряд ли спутает лекарственный препарат с БАД, так как эти товары относятся к разным категориям.

Зачастую товарные знаки, используемые для лекарственных препаратов, обладают невысокой различительной способностью. Использование комбинированных товарных знаков, то есть включение в товарный знак изобразительных или объемных элементов, не очень распространено при продвижении лекарственных препаратов. Словесные обозначения являются наиболее распространенными. При этом торговые наименования лекарственных препаратов имеют латинские корни, схожие окончания. Рядовой потребитель не учитывает семантику таких наименований, так как для него она неочевидна. Все эти обстоятельства часто затрудняют возможность установить, что товарный знак, используемый для лекарственного препарата, имеет высокую различительную способность.

Словесный элемент

Если суд установит, что защищаемый товарный знак обладает достаточной различительной способностью, суд приступает к оценке второго обстоятельства — схожести спорных наименований. Так как именно словесный элемент доминирует в знаке, чаще всего сравнению подвергают словесные обозначения. Оценка схожести осуществляется без привлечения эксперта. Чтобы доказать схожесть наименований, истцу необходимо провести тщательный фонетический и семантический анализ используемых обозначений, анализ их написания. Истец вправе сделать это самостоятельно или обратиться к специалистам (в том числе к патентным поверенным). Доказать схожесть обозначений бывает трудно именно по причине того, что наименования лекарственных препаратов не всегда обладают высокой различительной способностью. Противопоставленные им обозначения БАД, часто имеющих «фантазийные» наименования, могут не признаваться схожими, несмотря на кажущуюся созвучность.

Окончательный ответ на вопрос о схожести обозначений дает суд. Зачастую суд соглашается с позицией Роспатента о схожести наименований, как это было в делах о смешении обозначений «Йодомарин» и «Йодонормин», а также «Ортофен» и «Ортофенак», или об их несхожести, как это было в деле о товарных знаках «Нимесил» и «Левисил». В первых двух случаях анализ схожести не потребовал значительных усилий, в последнем суду пришлось провести тщательный фонетический и семантический анализ обозначений. Суд по интеллектуальным правам указал, что окончание «сил» в обозначениях является слабым элементом и не влияет на различительную способность. А вот начальные слоги «ниме» и «ливе» являются различными и по звучанию, и по написанию, и не могут ввести потребителя в заблуждение.

Если суд признает обозначения схожими до степени смешения, он приступает к итоговой части исследования и определяет, есть ли угроза смешения используемых обозначений в глазах потребителя. Именно на этом этапе решается вопрос о том, можно ли признать однородными товарами лекарственные препараты и БАД. Нередко Роспатент занимает формальную позицию, что лекарственные препараты и БАД находятся в разных классах МКТУ (Международная классификация товаров и услуг) и только по этому признаку уже не могут считаться однородными. Однако суды в каждом споре разрешают этот вопрос по-разному.

Расширить границы

В подавляющем большинстве случаев, когда суд установил высокую различительную способность товарного знака, перечень сравниваемых товаров становится довольно широким и точно не ограничивается классом (или подклассом) МКТУ. Для целей сравнения учитывается не только назначение товара, его свойства, состав. Суды указывают, что БАД могут обладать профилактическими, диетическими или функциональными свойствами и применяться для целенаправленного воздействия на организм человека путем профилактики заболеваний и поддержания в физиологических границах активности функциональных систем организма человека. БАД могут применяться в комплексе с лекарственными препаратами в целях предупреждения, лечения и дальнейшей профилактики заболеваний. Розничная торговля БАД может осуществляться только через аптечные учреждения, специализированные магазины по продаже диетических продуктов, продовольственные магазины (специальные отделы, секции, киоски). Сам по себе этот факт способствует повышению риска введения потребителя в заблуждение относительно производителя БАД. Оценивая указанные обстоятельства, суды считают допустимым признавать БАД и лекарственный препарат однородными товарами.

Следовательно, тот факт, что БАД и лекарственные препараты находятся в разных классах МКТУ и не являются однородными с точки зрения специалистов, не препятствует владельцам товарных знаков, используемых в наименованиях лекарственных препаратов, эффективно защищать свои права.

Ольга Карпова
«Фармацевтический вестник»